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¿Es legal utilizar la marca de un competidor en Google Adwords?

El servicio conocido como Adwords ofrecido por la empresa Google consiste en ofrecer espacios publicitarios en internet a potenciales anunciantes. A través de este servicio se gestiona una de las fuentes de ingresos más importantes de Google, que son los enlaces patrocinados, los cuales, cuando hacemos una búsqueda a través del buscador de Google, aparecen de manera prioritaria con respecto a los resultados orgánicos (es decir, arriba del todo). A pesar de que no poseen la misma efectividad (ya que junto a ellos aparece la palabra “Anuncio”) que los resultados orgánicos, pueden ser de especial utilidad cuando una empresa o marca no consigue mejorar su posicionamiento, de cara a, al menos, ser encontrada por muchos consumidores que, de otra manera, nunca conocerían de su existencia.

A través del anterior sistema, por tanto, el anunciante elegiría una serie de palabras clave (o keywords) de forma que, cuando el usuario buscase alguna de esas palabras, se le mostraría la publicidad de dicho anunciante. Esto, de hecho, es bastante común cuando buscamos cualquier género de productos o servicios concretos. Sin embargo, existe el problema de que los potenciales clientes, en muchas ocasiones, no buscan el producto o servicio genérico, sino directamente una marca concreta (esto es, en lugar de buscar “plataforma de video online”, buscan directamente “Netflix”). En este sentido, parece que, en estos casos, sería más efectivo utilizar una marca de un competidor como keyword, sin embargo, ¿esto es legal?

Para resolver a esta cuestión, es necesario analizar el “estado de la jurisprudencia en España” (si bien es importante tener presente que los pronunciamientos en nuestro país se basan en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre las que destaca la Sentencia 22 de septiembre de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Interflora).

Caso Masaltos – Febrero 2016

En este caso concreto, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave para contratar anuncios de Google Adwords, de forma que cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda. A estos efectos, es importante precisar que el anuncio que se mostraba no contenía dicha marca, sino que únicamente se utilizó como keyword.

A tal efecto, los pronunciamos de primera y segunda instancia fueron desestimatorios y el Tribunal Supremo confirmó los mismos por considerar que, al no reproducirse las marcas de la actora en el anuncio, se estaba indicando claramente a los consumidores que se trataba de una empresa distinta a la demandante, de forma que no se infringía la función indicadora del origen empresarial de la marca ni las funciones publicitaria y de inversión.

Por otro lado, es importante remarcar que el Tribunal Supremo rechaza el argumento de que la sentencia recurrida sería contradictoria con las de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de marzo de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013. Esto ha suscitado un interesante debate, ya que esta última fue confirmada por el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de febrero de 2016. En ambas se había considerado la existencia de infracción de las marcas “masaltos” y “masaltos.com”, que habían sido utilizadas como palabras clave en Internet.

En la propia Sentencia, el Tribunal se justifica, indicando que los hechos difieren en los casos citados. Esto es debido a que las marcas objeto de controversia aparecían también en el texto de los anuncios patrocinados y en la página web a la que dirigían los anuncios, por lo que en esos casos sí concurrían los requisitos para que hubiera violación de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE.

Caso Orona vs. Citylift – Febrero 2017

Por otro lado, el pasado 15 de febrero, el Tribunal Supremo dictó su Sentencia 94/2017, en la cual volvía a pronunciarse sobre el uso de marcas de competidores como palabras clave en el servicio Google Adwords.

En el supuesto de hecho que resuelve esta sentencia, la empresa demandada utilizaba como palabra clave en Google Adwords la marca de otra compañía de la competencia (concretamente, como no podía ser de otra forma, de la demandante). Tal y como se ha explicado, el resultado de esto era que, al realizar una búsqueda del nombre de la empresa demandante en Google, junto con otras palabras del ámbito de la actividad en la que prestaban servicios ambas, aparecía entre los resultados la empresa demandada.

La demandante defendía que la demandada había infringido la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal al utilizar su marca registrada como palabra clave. Sin embargo, el juzgado de lo mercantil entendió que no existía infracción alguna, mientras que la Audiencia Provincial confirmó el pronunciamiento desestimatorio de la acción marcaria, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo establece que utilizar la marca de un competidor como palabra clave (marca notoria, en este caso), respetando las funciones de la marca, sin ofrecer una imitación de los servicios de dicha empresa ni procurar confundir al consumidor, es una conducta lícita. En este sentido, no existiría, en un caso como este, una infracción de la Ley de Marcas o la Ley de Competencia Desleal.

Conclusiones: estado de la cuestión en España

Desde mi punto de vista, la conclusión sería que seguiríamos aplicando la doctrina del caso Interflora antes mencionado (al menos, en el caso de Orona vs. Citylift parece claro, no es tan evidente en el supuesto de Masaltos, en el que parece que se obvia la cuestión del renombre que aparece en las sentencias del TJUE). Aunque, en definitiva, diría que el uso de marcas de terceros como palabras clave en el servicio Google Adwords será admisible siempre y cuando: (i) no menoscabe las funciones de la marca y (ii) resulte manifiesto para un consumidor medio que los servicios o productos del anunciante no proceden del titular de la marca ni de una empresa vinculada (es decir, que no existe imitación o genera un riesgo de confusión claro).

Independientemente de esto, existen compañeros que entienden que aún quedan vías de protección frente a los titulares de las marcas en estos casos. Quizás, tal y como se encuentra la cuestión y ante la falta de pronunciamientos posteriores, mi recomendación sería ser muy precavido a la hora de acudir a los tribunales por un caso de utilización de marca en Google Adwords, puesto que, a menos que exista un menoscabo de las funciones de la marca o una imitación, las pretensiones parecerían tener pocas vías de prosperar.

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